Dictamen sobre el Conflicto entre la Marca Belmont registrada en 1963 y la solicitud para Belmont Extra Suave, presentada el 12 de febrero de 1993 en el Ecuador
Autor: Jorge OTAMENDI
I. INTRODUCCIÓN
Comenzaré este breve dictamen que me ha sido solicitado, expresando mi perplejidad por la conclusión a la que arriba la sentencia que ha sido objeto de apelación. No pretendo con mi opinión ser un experto en las leyes del Pacto Andino y del Ecuador, sin embargo los principios marcarios y la razón de ser de la existencia de un adecuado sistema marcario, son universales. Y la cuestión es muy simple. Un sistema marcario inadecuado es aquél que no defiende la propiedad y exclusividad marcaria, ya que ello invariablemente favorece la competencia desleal y la confusión.
No hay razón válida que permita vulnerar el derecho exclusivo que la propiedad marcaria otorga a su titular. Y así se ha decidido en la instancia previa a la sentencia en apelación. Lo curioso de dicha sentencia es que todo su texto parece encaminado y así se fundamenta, a impedir la coexistencia de dos marcas idénticas y por cierto confundibles, y en su parte final, un mal aplicado tecnicismo vuelca la decisión en sentido contrario.
II. LA EXCLUSIVIDAD MARCARIA
Un sistema marcario debe defender el derecho exclusivo de uso de una marca registrada. Si esto no se da, bien puede decirse que el sistema marcario no funciona. Y cuando ello sucede cualquiera puede usar la marca ajena, perjudicando en primer lugar al titular de la marca, y en segundo lugar al público consumidor. El espíritu de toda ley de marcas es, y debe ser, evitar la confusión.
Salvo en casos de mala fe, el mejor derecho sobre una marca es de quien primero la solicita. Esta solicitud si prospera y es registrada, constituye un derecho mejor que todos los que vengan después. La ley andina y la de Ecuador, claramente así lo disponen. Las marcas confundibles con una registrada o solicitada con anterioridad no pueden ser registradas ni coexistir. Tan fuerte es este principio que ni siquiera por voluntad de las partes debiera admitirse la coexistencia de marca idénticas, o casi idénticas, para distinguir los mismos productos o servicios. En el caso ese derecho está en cabeza del titular de la marca BELMONT registrada desde 1963.
No he leído en los antecedentes del caso, los que he tenido a la vista, que se haya acusado a su original de haber cometido un acto de apropiación indebida, es decir de piratería marcaria. Tampoco he visto que se haya cuestionado la titularidad de la marca. Y han transcurrido 46 años desde su registro, tiempo más que suficiente para que no haya dudas sobre quién es su legitimo titular. Esta exclusividad debe ser defendida, de lo contrario, dos marcas idénticas han de coexistir y el público consumidor irremediablemente ha de confundirse. Y ello en perjuicio del titular de la marca BELMONT desde 1963.
El criterio que debe regir en el cotejo marcario no es ya que las marcas deben ser inconfundibles, debe ser que sean claramente distinguibles. Siendo tan amplio el ámbito de posibilidades para elegir marcas diferentes, no hay justificativo alguno para elegir una marca que sea confundible con otra anterior.
No respetar este principio en el presente caso obrará claramente en perjuicio de la marca registrada con anterioridad. Supongamos que se admite la coexistencia. ¿Qué consecuencias tendrá ello? La primera será que muchos comprarán un producto creyendo que compran el otro. Será un caso de confusión directa. La segunda será la confusión indirecta. Este se dará con una cantidad mucho mayor de consumidores quienes estarán convencidos que los cigarrillos de ambas partes, que llevarán la misma marca, son fabricados por Philip Morris. Es habitual en esta actividad que se vendan cigarrillos con una misma marca denominativa pero con diferentes características, “suaves”, “extra suave”, “fuertes”, “mentolados”, “finos”, en cajas de 20 o de 10 cigarrillos, en envoltorios de papel o en pequeñas cajas de cartón. A veces son diferenciados con la mera expresión de la característica en la marquilla en letras relevantes, a veces se usan envoltorios con la misma marca denominativa y diferentes combinaciones de colores y creerán que es otro producto de Philip Morris, porque son sus cigarrillos BELMONT los vendidos en Ecuador. Cualquiera de las dos formas de confusión constituyen una violación del derecho exclusivo marcario. Y, desde luego dañan al titular de la marca.
No sólo perderá ventas el titular de la marca, sino que quedará en manos del segundo el prestigio de la marca. Imaginemos que el titular de la marca posterior le da una calidad inferior a los productos que venda con la marca, o realiza una campaña publicitaria que es contraria a la estrategia del primer titular, o vende a un precio completamente diferente de los del primer titular. La confusión a la que puede llevarse al consumidor es ilimitada. Puede apreciarse que la quiebra de la exclusividad puede tener consecuencia de la mera confusión directa. No hay ninguna razón o justificativo que obliguen al titular de la marca originaria a correr estos riesgos. Es inexplicable que el titular de la primera marca tenga que, eventualmente, desarrollar estrategias y acciones para explicarle al público consumidor que hay cigarrillos BELMONT en el mercado que en realidad no han sido por él fabricados. Como vemos, estamos frente a un gran sin sentido.
Todo esto puede suceder en el caso de confirmarse la sentencia contra la cual se ha plateado el recurso de casación.
III. LA NOTORIEDAD
Alguien podrá argüir que la marca que pretende ser registrada en el Ecuador es una marca notoria. Caben a este respecto dos reflexiones, si es verdaderamente notoria, y si lo fuera, si ello justifica quebrar la exclusividad marcaria ajena.
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